热门电商案件 怪兽手套 Garden Genie Gloves背景浅析

（图片来源：图虫创意）

一、AO(Ara Ohanian)提起商标侵权的诉讼依据

权利基础，是指AO拥有“Garden Genie”以及“Garden Genie Gloves”的商标权。

AO取得“Garden Genie“以及 “Garden Genie Gloves”商标权的过程：

1.AO 与Teko关于商标Garden Genie的权属之争

起初，AO并没有“Garden Genie“的商标权，根据USPTO的商标权记录显示，Tekno 一直是商标“Garden Genie”的权利拥有者，于2021年4月27日登记完成。在2021年5月13日，Tekno把Garden Genie商标的使用权转让给了AO。

在美国，对商标的保护起始于对商标的首次使用，依据15 U.S.C.A. § 1057 Certificates of registration。申请人对于商标的注册行为构成实际使用（constructive use），鉴于Tekno从2016年3月2日起对该商标进行申请。因此，法律对 “Garden Genie” 商标的保护始于2016年3月2日。

针对Garden Genie的商标权的归属，Tekno 与 AO 曾展开长达3年的争夺。

经过检索追溯AO与Tekno的诉讼历史，并从AO与Tekno的诉讼材料以及商业登记材料中获知以下信息。Tekno是一家拥有20年历史的园艺工具生产公司，在2014年时，Tekno曾希望开发一款手指加固的园艺手套，并打算以“Garden Genie”的命名，并在其官网进行销售。在此期间，AO曾主动联系Tekno表示希望共同开发该款产品的意愿，但是AO的合作邀约被Tekno拒绝。

但是AO执意希望开发该款产品，并且，鉴于美国对于商标的保护采用优先主义方式，AO为获得Garden Genie的商标权，就企图通过对于Garden Genie商标的先占使用来获得商标权。之后，AO开始采用各种其手段，力图证明自己拥有对商标“Garden Genie”的占先使用，从而获得该商标的所有权。其手段包含但不限于：注册域名含有“Garden Genie”字号的网站、对外宣称自AO为该手套的发明者（声称专利申请正在审批）、针对“Garden Genie“的商标权，与Tekno提起诉讼。

AO与Tekno因此展开了长达数年的商标争夺诉讼，最终，AO与Tekno对“Garden Genie” 商标权的争夺以和解的方式结束，Tekno以一美元的价格转让该商标给AO使用，转让书书见下图。

（图片来源：美国联邦专利商标局网站）

2.AO拥有Garden Genie Gloves的商标权。

此外，根据USPTO的记录，目前，AO是“Garden Genie Gloves“的商标权所有者，从2017年4月3日起对该商标进行申请，并于2021年6月28日完成注册登记。依据15 U.S.C.A. § 1057，申请人对于商标的注册行为构成实际使用。美国对商标的保护时间始于对商标的实际使用日，美国法律对“Garden Genie Gloves“商标的保护始于2017年4月3日。

因此， 目前，AO为“Garden Genie Gloves” 以及“Garden Genie”的商标权利人，这也是AO提起商标侵权诉讼的权利基础。

二、如果商品名称不包含Genie的话，是否会构成对Garden Genie和 Garden Genie Gloves的商标侵权？

根据15 U.S.C.A. § 1115（b）（4），以下是对商标侵权的抗辩：

被诉商标是在业务中作为企业字号使用，或者在业务中作为利害关系人的名称使用，或仅仅用于善意地描述货物或者服务，或者起源地。

在此, “Garden” 以及 “Gloves” 的含义分别为“花园、园艺“以及“手套”，属于对该款手套特征的描述性词汇。因此，当这两个词语在商品名称中出现时，仅仅是为了描述该商品。

根据上述法条15 U.S.C.A. § 1115（b）（4）对于商标侵权抗辩的定义，当商品名称仅仅涉及 “Garden”以及“Gloves”这两个词汇的时候，理应不属于商标侵权。

三、AO作为原告方，对各电商卖家的销售行为，为什么没有提起该款商品的外观专利侵权？

首先，AO正在对该商品的外观专利进行申请，申请号：2018/0249774。即使美国对外观专利的保护依旧奉行优先主义，若AO的外观专利申请无法取得USPTO的审核通过并注册，该商品的专利外观将无法获得法律上的保护，AO也无法针对该款手套的提起外观专利侵权之诉。

其次，AO与Tekno的诉讼材料中显示，园林园艺手套的手指加固这个概念始于1940s年代。并且，USPTO的外观专利数据显示，在1940-1990年中，存在三个符合以上概念的外观专利记录，详见下图。

（图片来源：美国联邦专利商标局网站）

因此， AO的Garden Genie手套外观专利申请与上述外观专利构成相似的情形下，AO的外观专利将难以被USPTO审核通过认可，AO在未取得USPTO的外观专利认证的前提下，AO没有提起外观专利侵权的权利依据，那么AO也无法对各大电商卖家提起外观侵权的诉讼。

总结

基于以上理由，在现阶段，AO作为原告方很可能不会提起外观专利侵权的诉讼。但是，美国的专利保护系统奉行使用优先主义，即外观专利的自实际使用之日起就受到保护，并依据15 U.S.C.A. § 1057，申请人对于专利的注册行为构成实际使用。

因此，理论上来说，假设Garden Genie的外观专利申请最终通过，美国法律对该外观专利的保护将始于2018年9月6日。

目前，Garden Genie手套的外观专利的申请依旧处于审核阶段，一旦USPTO通过该项专利的申请， 并且AO针对该商品，提起外观专利侵权的诉讼，各大电商卖家依旧面临被诉的风险。

四、赔偿金额的确定，赔偿的时间点

1.赔偿的金额

Lanham Act规定，商标侵权的赔偿金额确定有两种方式，原告可以选择根据被告侵权所获得的利润以及原告所受到的损害进行追偿(15 U.S.C.§1117(a))，或者原告可以选择法定损害赔偿(15 U.S.C.§1117 (c))。

针对法定损害赔偿，原告可追讨“在法院认为公正的情况下，针对所出售、拟出售或分发的每一类商品或服务，每一个假冒商标，可追讨不少于1,000美元或20万美元以上”。（15 U.S.C.§1117(c)(1)）。

2008年修订后的《商标法》（Lanham Act）增加了针对伪造商标的三倍赔偿规定。《商标法》第35节（b）款规定：当侵权行为符合以下条件时，法院应当判令赔偿侵权人获利或权利人损失的三倍数额中的较高者，与合理律师费一起（给予权利人）：

（1） 被告知晓所用商标为伪造商标并有意用于销售、许诺销售或分销产品服务的。

（2）被告知晓产品或服务的接收方会将其用于完成（1）段中的侵权行为，并为其提供用于完成侵权行为的产品或服务的。

此外，《商标法》作为联邦行立法，管辖内容包括注册商标的商标侵权，假冒伪劣商品，违法广告以及其他不正当竞争行为。由于美国实行的是“州-联邦”平行司法系统，除联邦性立法外，绝大多数州也存在自己的独立立法以及普通法判例来保护未注册商标和规范商业行为。

因此，在实践中，几乎所有的商标侵权纠纷都会涉及以下各种法律：联邦《商标法》、州独立立法、州普通法，以及州立法不正当竞争的内容。

2.赔偿的时间点

依据前文所述，美国的商标系统奉行使用优先主义，商标的实际使用而非注册，是其商标权的形成来源。

因此，通常情况下美国对商标侵权的赔偿时间点的计算始于商标实际使用日期。

3.可能存在的抗辩

（1）在《商标法》的条件下，被告可以“懈怠”（Laches）对原告提出关于诉讼时效的抗辩。

何为“懈怠”抗辩？在美国《商标法》中，懈怠是限制原告对于商标侵权追偿。“懈怠”抗辩的成立需要满足以下两个条件：

①原告迟延提起诉讼是不合理的。

②被告因为原告的迟延行为受到不公正的影响。

原告拜耳在墨西哥注册了“Flanax”商标，并以该商标在墨西哥和拉丁美洲的多个地区销售萘普生止痛药。拜耳在拉丁美洲注册了“Flanax”商标后，被告Belmora开始在美国以同样的名字销售萘普生止痛药。在美国商标审判和上诉委员会(TTAB) 经过7年的斗争，拜耳成功阻止了Belmora在美国注册商标FLANAX。  

两个月后，拜耳根据《商标法》第43(a)条，以Belmora在美国使用“Flanax”名称为由，起诉Belmora进行虚假广告和虚假关联。地方法院作出了有利于Belmora的判决，结论是拜耳的诉讼请求受到州法律诉讼时效的限制。  

但是在上诉中，第四巡回上诉法院认为地方法院在对拜耳第43(a)条的诉讼时效分析是错误的。上诉法院注意到，《商标法》没有明确规定诉讼时效。通常情况下，在没有明确时效期间的情况下，法院会适用州立法中最类似的诉讼时效法规。

然而，依据《商标法》第43(a)条索赔是具有“衡平法性质”，上诉法院认为若适用州立法中关于诉讼时效的规定，将造成不适宜的结果。相反，法院认为在这种条件下，无需考虑州立法中类似条款中诉讼时效的规定，把衡平法中“懈怠”（Laches）作为唯一的抗辩理由来分析更为适宜。这样的判决结果才会更加符合第三、第七和第九巡回法庭的判决先例。 

然而，这一裁决并不使州立法诉讼时效法规与《商标法》§43(a)失去关联。相反，州立法中诉讼时效的规定在对“懈怠Laches“的分析过程中，继续发挥重要作用。例如，如果原告提起诉讼的时间，不合理的超过州立法中与类似《商标法》法条的诉讼时效规定的，原告将面临不利推定，即原告将会因为其“懈怠Lahces“提起诉讼而受到限制。

4.如果原告要推翻这个不利推定，法院必须考量以下几项因素

（1）原告是否知道被告违反规定使用其商标。

（2）原告的延迟是不是不可原谅的或不合理的。

（3）被告是否会因为原告的延迟而面临“过度的偏见”。（例如：被告在商标使用期间内，获得很大的收益，并取得一定的知名度，原告的诉讼请求将会对被告造成过度苛责的惩罚）

结论：当原告提起商标侵权之诉出现不合理的迟延时，被告可以援引“懈怠“作为抗辩理由。

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参考资料：

1、U.S.C.A.§1057注册证书。

2、《美国法典》第1115条。

3、《自环球知产洞察》 第1卷第30页。

（编辑：江同）

（来源：世鼎盾律师和解申诉）

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