难上加难!关于美国商标使用证据的最新注意事项!

自2019年8月3日美国专利商标局进行了一项重大规则调整,要求必须指定美国律师进行申请商标之后,近日,美国专利商标局又发布的一项关于商标注册的新规于2020年2月15日实施。

难上加难!关于美国商标使用证据的最新注意事项!

美国商标注册难度再次升级!

自2019年8月3日美国专利商标局进行了一项重大规则调整,要求必须指定美国律师进行申请商标之后,近日,美国专利商标局又发布的一项关于商标注册的新规于2020年2月15日实施。

新规内容大致是:2020年2月15日之后全部实行电子申请。通过使用TEAS,可以更快地处理信息的提交,减少数据输入错误,并消除文件丢失风险。概括来说,通过新的电子系统提交申请和注册将更加高效。但可以预见的是,USPTO对于使用证据的审查也将更加严格。

全球商标注册,中国强悍到没朋友!

近几年来,不少客户和行业代理都反应,要被美国商标的使用证据揉捻到没脾气,但其实追根溯源来讲,还是因为中国太强悍。

世界知识产权组织在2019年10月16日发布《世界知识产权指标》(WIPI)年度报告中就指出:

全球商标、专利申请数量连续9年增长,其中中国为主要推动力。

商标在2018年全球有1090万件商标申请,涵盖了1430万个类别,其中光中国国家知识产权的申请数量就达740万类连美国也只有64万类。

截止2018年底,全球约有4930万件有效注册商标中,仅中国就有1960万件,其次就是美国240万件。

早期美国商标使用证据并不复杂

早在2015年-2016年的时候,美国商标申请其实没有现在这么复杂,几乎都是“基于实际使用”(USE)来进行递交,而且还允许个人在美国商标局官网递交,使用证据也是随便准备1-2款产品图片就可以了,只要LOGO PS得不要太水基本都能过。

但从2017年开始使用证据就开始慢慢变得有要求了,LOGO必须是真实印制,图片的数量、像素尺寸也有要求,但只要PS功底扎实其实使用证据还是不难。

自2018年开始,美国商标局就要求使用证据必须实景拍摄了且背景不能做任何的处理,实物上的LOGO需与申请的LOGO字体颜色一致,这就要求在商标申请时进行产品打样,然后提供产品拍摄图片,大不了先P图递交上去,等补证的时候再补充,照常不影响中国人申请美国商标的脚步。

如今美国商标注册,没有最难,只有更难!

大量的商标申请让美国商标局的审核工作变得异常繁重,最终,2019年开始美国商标局开始下狠手了。

2019年8月31日起

美国专利商标局(USPTO)实施新条例,要求外国注册的申请人和注册人进行商标申请、驳回复审、异议、续展等所有业务时,必须聘请美国当地有资质的律师。

申请美国商标不仅需要实物拍摄的使用证据,同时还需要提供产品的真实在线销售链接,目的就是担心产品实际上没有在美国进行销售。这一规定下来,很多客户经常光准备使用证明就得2个月,同时还导致商标注册费用上涨

2020年2月15日起

美国商标局将实施新的商标规定,即美国商标申请只能以电子录入的方式通过美国商标电子系统(TEAS)在官网上进行资料提交,不再接受纸质或者传真的方式。

美国商标重视使用证据,强制电子申请后产品使用证据提供规则:

1. 使用USPTO的商标电子申请系统(TEAS)在线提交其商标申请和有关商标申请和注册的文件; 2. 提供并维护精确的电子邮件地址用以接收来自USPTO的有关其特定申请或注册的信函; 3. 提供准确的邮寄地址以确保邮箱失联(失效)时可通过邮寄地址来联系。

这就意味着,申请人如果提供商品销售网页作为使用证据就不能再简单地对销售网页进行截图,除了实物拍摄照片和真实在线销售链接外,还需要提供真实成交记录,而且需要URL链接接的页面PDF文档,目的是确保内容的真实性,防止P图。

美国商标局美国商标法中关于“商标使用”的规定非常严格,不仅只有已经在美国使用的商标才能最终获得注册,而且对于注册成功的商标也有强制使用的规定,否则注册商标也会被美国专利商标局主动撤销那么美国专利商标局又如何掌控商标是否有在美国合法的使用呢?

美国商标提交使用证据的几种情况

依据美国商标法,从提交商标申请开始到商标续展时一共需要提交三次商标的使用证据,以美国商标申请流程划分为:

1、商标申请中

2、商标注册后

3、商标续展时

商标申请中

提交美国商标申请一般基于三个基础:

1、基于意向使用

2、基于实际使用

3、基于国外注册

选择不同的提交基础,其对于使用证据的规定和要求也不尽相同。

基于意向使用

意向使用,即提交申请时没有实际使用证据,一般申请人需在收到核准通知之后6个月内提交使用证据。

在此情况下,申请人需在通知发出后6个月内使用商标并提交商标使用证据和所需费用。

如果申请人此时还没有将商标在美国使用或者暂时提供不了使用证据,可以在6个月期满前向美国专利商标局提出延期申请,每次延期请求可以获得额外6个月期限,理论上共可以延期5次。

商标使用证据必须提交,如果不申请延期又不能提交使用证据,将视为放弃申请。

基于实际使用

基于实际使用是最为常规的申请模式,以“实际使用”为基础提交的美国申请,必须在申请时一并提交使用证据,并且在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。

值得注意的是:如果在“通知”发出后6个月,申请人没有及时提交商标使用证据或要求延期提交,可以在过期后2个月内提交请愿书,呈请复活商标申请。

基于国外注册

以“国外注册”为基础提交的美国申请,在商标注册前不需要提供使用证据,但是在商标注册后以及每次续展时同样需要提交。

另外,以“国外注册”为基础提交美国申请,需要提供国外注册证的公证件,并且在美国申请的商标必须与国外注册证上登记的商标一模一样,而且在美国申请的商品/服务的范围不能大于国外注册证上登记的商品/服务。

可见美国商标法对于以“他国注册”为基础提交的美国申请有着更为严格的条件限制。

商标注册后

根据美国商标法规定,商标注册人必须适时向美国专利商标局提交商标继续使用声明并提供使用证据或者商标合理未使用声明以及提供未使用的理由。该条款的主要目的是撤销不再使用的美国注册商标。

商标继续使用声明

时间从注册日起第5年到第6年间,规定的声明有6个月的宽展期,即如果注册人错过提交声明,只要在期限到期日起6个月的宽展期内补交声明并交纳一定的罚金,则可以维持注册的有效性。

如果注册人错过宽展期仍未按要求向美国专利商标局提交相关声明,则商标注册将被撤销。

商标合理未使用声明

提交商标合理未使用声明时,往往要求注册人详细说明商标最后使用的时间,打算恢复使用商标的时间,商标未使用的详细解释和说明以及准备采取什么步骤来恢复商标的使用等等。

通常情况,商标未使用必须是暂时的。注册人必须清楚详细的论证妨碍商标使用的原因和环境以及打算采取何种有效的步骤来恢复使用。产品需求量的减少不能作为“合理未使用”的理由。

商标续展时

根据美国商标法规定,注册商标10年有效期届满前,注册人必须向美国专利商标局提交商标继续使用声明(或商标合理未使用声明)以及商标续展申请书。

此条款的主要目的是撤销不再使用以及未按期续展的美国注册商标。时间从注册日算起第9年到第10年间,提交商标继续使用声明有6个月的宽展期,如果注册人错过期限,可在期限到期日起6个月的宽展期内补交文件并交纳一定的罚金,则可以维持注册的有效性。

如果注册人错过宽展期仍未按要求向美国专利商标局提交相关文件,则商标注册将被撤销。

使用证据的形式以及要求

使用证据的形式

1、商品商标的使用证据:

产品的标签、包装、带有商标的产品照片、产品的陈列(产品目录)和展览。不能作为产品使用证据的类型有:发票、提单、订货单、宣传册、名片、公开出版物、传单等。

2、服务商标的使用证据:

主要是有关所提供服务的手册、广告宣传、名片或者带有商标名字的域名(自营站),以及上述证据形式的照片。但是需要注意的是,以上证据形式不能仅仅显示商标,而且必须涉及所提供的服务。

使用证据的要求

1、数量要求:

美国专利商标局要求申请人/注册人以宣誓书的形式声明在所有的商品/服务上都有真实的在商业上使用该商标。

但是在提供使用证据时,往往一个类别只要求提供一件使用证据即可,而不是所有指定的商品/服务都需要提供。

2、形式要求:

原则上,美国专利商标局接受纸质或电子版的使用证据。但是2月15日之后,为了方便电子化管理,使用证据都是通过电子上传的方式提交,因此最好提供JPG格式的使用证据。

提供使用证据需要注意的事项

1、使用证据中显示的产品/服务项目必须是美国申请/注册所指定的商品/服务之一,不能超出原申请/注册的范围;

2、如果使用证据上有除英文之外的文字,必须提供其英文翻译。因此凯鸣建议最好提供全英文的使用证据。如果无法提供全英文的,建议申请人/注册人选择英文所占比重较多,中文比较好翻译的使用证据;

3、使用证据上的商标要清楚显著,且必须与申请/注册的商标一模一样。

(如果申请/注册的是中文商标或有独特设计的英文商标或图形商标,那么使用证据上的商标必须与申请/注册商标保持一致,不能有任何简繁体、字体、加粗、变斜等变化。但是如果申请/注册的是纯英文商标,且声明了英文字母为普通字体(StandardCharacters),则使用证据上的英文商标可以采用大小写、粗细体等与申请/注册商标稍有不同的英文字母。)

4、使用证据必须提供真实的产品照片,而不是产品的设计图纸或宣传照片。

值得注意的是,不管是商品商标还是服务商标,美国商标局现不接受单独产品实物的使用证据,需配有相应的销售凭证。

综上所述要想顺利的把商标注册下来,按时提交符合要求的使用证据是保证商标能顺利注册且注册商标维持效力的措施之一。凯鸣温馨提示:由于使用证据的类型多样,商标申请人需要在日常的商业活动中注意收集保存各种类型的使用证据,以免商标权利出现瑕疵。(来源:凯鸣知识产权)

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