大成（深圳）律师事务所合伙人张勇：用知识产权武器，保护跨境电商权益

毕业于芝加哥肯特法学院的张勇，2020年被国际评级机构legal 500评为“在知识诉讼方向，受推荐的知识产权律师”。在中国（深圳）知识产权保护中心组织开展的第十期“论道”沙龙中，张勇律师以“跨境电商美国知识产权申诉及诉讼实务”为主题的分享，让参会人员受益匪浅。他拥有超过十六年在商标、版权、专利、商业秘密和电子商务法方面的诉讼和顾问服务经验，对美国知识产权诉讼的有深度研究，让其被广东省律师协会评为有能力处理国际或跨国知识产权业务的律师。

为进一步深度了解跨境电商美国知识产权申诉及诉讼，《IP人》对张勇律师进行了深度访谈。

非常荣幸能邀请到您参加本次论道沙龙活动，之前有了解到您毕业于芝加哥肯特法学院。那在您学习过程中，您认为美国知识产权法有哪些值得我们学习和借鉴的地方？

答：美国非常强调知识产权法对权利人的保护，兰汉姆法案以及法院判例在不断丰富完善商标及不正当竞争法的保护范围。比如我们会看到一整句话，在中国可能认为缺乏显著性，但在美国也能申请商标。产品的本身的形状，产品部分特征，在中国可能认为具有功能性，但在美国只要具有区分产品来源的指示作用，且不是少有及最优的产品设计方案之一，也可以申请商标。美国版权法除了保护平面艺术作品，还有很多偏向工业设计也会纳入版权法的保护范围，如各种灯饰的设计。美国专利法方面，权利人在本人技术公开一年范围内，具有优先权，可以申请专利，但在中国专利法会认为丧失新颖性。

中国的成文法其实相对也比较完善，甚至立法有超越美国法的地方，如专利法增加了法定赔偿上限500万，美国法没有这个部分，只有三倍的惩罚性赔偿，中国也有三倍惩罚性赔偿。

但中国无论是整个社会，还是单个领域比如立法、司法、执法、律师、企业对知识产权法的认识，实际运用，保护与美国相比还是有很大差距。美国在其1787年制定的宪法就写明要保护专利和版权，而中国真正保护知识产权是从2000年加入世贸组织开始。追赶是一个漫长的过程，不能一蹴而就，而且与本国的经济发展程度有密切关系，如果你的创新程度不够，还处于模仿阶段，那对原创的保护力度可能会弱一些。中国这些年其实进步很快，随着中国科技的发展，我相信中国对知识产权的保护力度会越来越大。

知识产权法规最新趋势如何？

答：无论是中国还是美国，知识产权法会越来越加强对权利人的保护。美国人对知识产权保护可以说已经武装到了牙齿。当然美国作为世界的创新引擎，他需要这样做来保护他的利益。中国已经取得了长足进步，比如新修订的专利法对外观设计的保护年限从十年变成了十五年。商标法增加了打击恶意抢注商标的情形及规制。版权法的法定赔偿范围上限从以前的50万，调整到现在的500万。商业秘密的入刑标准，由以前的给权利人造成损失50万以上，降低为30万以上等等，中国最近两三年内大幅度修订知识产权相关法律，加大了保护力度，而且会进一步加大保护力度。

结合您的成长经历，您认为作为一名涉外知识产权领域法律人，需要掌握哪些技能？

答：首先是英文要过关，我们看到国内不少优秀的知识产权法律人，他们对国内知识产权法的了解很深刻，但是由于对自己英文没有信心，很少去关注国外的知识产权的发展。要知道，知识产权是个舶来品。我们研究国外的东西可以更好掌握世界上目前趋势，加强对国内法律的理解和运用。

其次，要熟悉国内法律，尤其是国内知识产权法，这样当我们去接触国外知识产权法的时候，我们就有比较的对象。我们学习国外法律，更多的还是为了帮助我们理解运用中国法律。我们的本体在中国，更好地理解运用，推动中国的知识产权法进步与完善，是我们的使命与职责。当然，学习外国法协助解决外国的事情，也是它的作用之一。

再次，需要学习国外的知识产权法律，尤其是美国和欧盟是两大创新引擎，也是中国重要的贸易伙伴。我们去了解他，向他学习，取长补短，优化自我，还是非常必要的。

法律人具备了这几个要素，然后不断实践，总结，我相信会成为一个优秀的法律人。

美国的诉讼过程中，如何有效节约时间成本?需要提前做好哪些布局？

答：关于如何有效节省时间，我想说还是早点找律师，让律师来帮你解决，会更加高效。因为美国是当事人主义，是一种对抗的庭审模式，如果没有专业人士帮你处理，你可能会缺席或者会漏洞百出，被对方当事人抓住把柄，对你相当不利。中国是纠问式庭审制度，你请的律师水平不够，还有法官帮你把关，但美国不是这样，好的律师会决定整个案件的走向。

如何做好布局，需要在本国进行相应的知识产权的申请、保护以外，目的国你需要提前布局和检索，只有当你在目的国有足够知识产权储备，才能更好保护你，或者检索后，避开别人的知识产权保护，才能经营更加稳健。

以海牙公约方式送达各类诉讼文件，当国内法院向涉诉的国内企业转递美国的诉讼文件时，如果涉诉的国内企业的收发室以单位负责人不在或难以联系单位联系人为由拒绝接受送达，会有什么不利后果？美国法院会直接推定送达成立吗？

答：中国法院会注明当事人拒收。至于不利后果，要看诉讼地所在国家对于此种情况如何规定。以美国为例，法官可能下达法院命令，以另外的方式如电子邮件送达。或者自申请送达开始之日起满六个月就视为送达。最好不要以这种方式拖延时间，美国诉讼中，当事人诚信非常重要，如果当事人不诚信，很多问题就偏向于支持对方当事人。

涉诉的国内企业有哪些正当途径可以延缓美国诉讼文件的送达程序？

答：首先让律师出庭，就没有充分送达提出动议，就这个问题打官司就可以延长几个月。如果动议成功，原告须按照海牙公约送达，若未成功，打送达的官司本身也是一个延缓。

电子邮件送达的方式是和符合美国法律？如何避免对方电子邮件送达？

答： 这个是CASE BY CASE，看具体个案，从我们做的检索来看，俄亥俄的某个联邦地方法院，伊利诺伊北区东部的联邦地方法院，有法官不认可电子邮件送达的效力，但在犹他州的联邦地方法院的法官是认可电子邮件送达的效力。这几个先例，只能在本院作为先例，其他法院不一定有先例作用。不出庭肯定都会直接认可邮件送达的效力。为了更好地避免邮件送达，可以在网站上用英文标注国内商家可以接收文书的实际地址和联系方式，这样避免对方已找不到地址为由，不适用海牙公约。

收到美国专利权人威胁要去亚马逊平台投诉或去美国法院起诉的律师函，在美国专利权人未采取任何行动前，需要做哪些准备工作？（无效或侵权分析）

答：一，分析对方专利。二，分析我方产品。三，做侵权分析报告，看是否侵犯对方专利权。如果侵犯专利权，可以做和解的准备。如果不侵犯专利权，可以直接联系对方，将分析理由告知对方不构成侵权。四，如果确实侵权，但通过检索类似专利，发现对方专利存在被无效的情形，在综合分析我方的成本，以及该产品的商业价值后，可以通过USPTO去无效掉对方的专利。

在临时禁令（TRO）、初步禁令（PI）阶段，中国当事人可以做些什么来应对美国的知识产权诉讼？

答：首先做的就是聘请专业的律师出庭。临时禁令是不需要通知对方当事人，法官依据原告申请做出来的禁令，中国卖家一般都是在收到临时禁令后，才知道有涉及诉讼。初步禁令（PI）阶段，一定会有听证召开，法官需要通过听证了解是否有必要下达禁令，因为这对被告也有很大的不利影响。被告积极出庭后，如果我方不认为是侵权，被告不适格，错误查封账户等，那么法院可能不予下达初步禁令，这样临时禁令也失效了。销售金额很低，违法情节轻微，即便颁发初步禁令，在冻结金额方面可以适当降低，不用查封整个账户，造成重大不利影响。

缺席状态与缺席判决会对中国当事人造成何种不利影响，应当如何应对？

答：进入缺席状态，当事人就丧失了递交答辩材料的窗口期，比如我们在正常答辩期间，可以就不侵权，适用法律不正确等去答辩，可以反诉对方。但进入缺席状态后，就丧失了这些权利，只能就不是故意缺席等提出合理的理由，法院才会同意撤销缺席状态。如果缺席状态不能被撤销，下一步原告提出动议后，法院会出缺席判决。缺席判决是由于被告缺席，放弃了辩护权利，法院默认原告诉求的判决。缺席判决不能上诉，被告只有申请撤销该判决的权利，但很难被撤销。结果是被告账户冻结的资金将会被原告划走。缺席状态和缺席判决也是可以撤销的。首先要快，不能等到缺席很久后再申请撤销。另外还要有其他合理理由，比如送达有瑕疵，找美国律师遇到困难等。无论是我们从检索的案例，还是我们的办案经验来看，都有被撤销的先例。

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（编辑：江同）

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