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3100件专利暴雷后续(三):DAC与USPTO交锋升级,USPTO建议DAC起诉违规代理方进行索赔(附答辩状全文翻译)

近日,因3100件专利暴雷引发的DAC案又有了新进展

近日,因3100件专利暴雷引发的DAC案又有了新进展(案发:文章链接;进展报道:文件链接2),原告Diamond Art Club(DAC)与USPTO再次交锋,双方围绕“代理责任归属”与“制裁是否合规合理”等展开了针锋相对的辩论。

特别地,USPTO此次还建议DAC起诉违规代理方进行索赔

争议一:W&K的欺诈行为,是否该归责于DAC?

DAC(原告):完全不该担责

l 代理范围有限:仅授权W&K处理688号申请,最终仅5份文件涉虚假签名,W&K对其他3000余件申请的欺诈,超出授权范围,与己无关。

l 符合免责例外:W&K行为属代理法“免责三情形”——故意欺诈(意图欺骗USPTO)、损害DAC利益(截留费用却提交虚假文件)、重大过失(4000份虚假文件非“无心之失”)。

l 自身无过错:行政记录确认,DAC被W&K误导且不知情,无任何共谋或参与欺诈的证据。

USPTO(被告):DAC必须担责

l 代理关系合法:DAC签署授权委托书,明确W&K可处理688号申请在USPTO的全部事务,W&K提交文件的行为在授权内,目的是帮DAC获取专利,符合DAC利益。

l “不知情”不成立:行政记录仅“推测DAC可能不知情”,无实据证明DAC是欺诈受害者;专利制度无法逐一核查申请人与代理人的内部知情情况,否则会陷入效率瘫痪。

l 遵循代理法原则:依据Link案等判例,委托人需对代理人授权范围内的行为承担责任,DAC不能以“不知情”规避后果。

争议二:USPTO的制裁是否合规?

DAC:程序违法,未考量关键因素

遗漏法定审查因素:未按《联邦公报》要求,审查“虚假签名仅影响5份文件”“DAC无类似违规记录”“DAC已积极补救”等关键信息;

事实认定片面:将W&K对3100件申请的欺诈“打包”归责于DAC,仅以“5份文件虚假”定调,完全无视DAC的个案差异。

USPTO:程序合规,事实认定充分

已审查核心因素:依法核查“W&K欺诈属长期模式化行为”“需遏制行业效仿”等规章要求的因素,将W&K整体欺诈作为688号申请制裁背景,是维护专利制度诚信的必要举措。

事实依据充足:行政记录已确认“W&K为DAC提交5份虚假文件”“DAC授权W&K代理”,无需额外调查DAC与W&K的内部往来,事实认定足够支撑制裁决定。

争议三:“终止且不可恢复”的制裁是否合理?

DAC:制裁过度,违背比例原则

过错与制裁不匹配:仅涉5份虚假文件且已主动补救,却被处以“申请永久终止”的极刑,与过错程度完全不符。

忽视补救行为:DAC的补救行为应属减轻情节,但USPTO在制裁时未予考量,违背《联邦公报》要求的“审查补救措施”等因素,属程序瑕疵。

“一刀切”违法:对3100件申请无差别制裁,不区分“无辜的DAC”与“可能知情的申请人”,违反《行政程序法》禁止无差别行政行为的规定,还可能削弱公众对专利制度的信任。

USPTO:制裁合理,为护制度完整性

欺诈破坏信任根基:虚假签名摧毁USPTO对文件真实性的信任,即便DAC后续补救,但违规行为已经发生,损害不可逆也无法消除“申请基础文件存欺诈”的瑕疵,终止申请是保护制度的必要手段。

维护制度,非个案补偿:USPTO的核心任务是维护专利制度整体的公信力底线,而非为个别案件寻找“补偿机制”,补救行为不能抵消前期违规责任,无需纳入制裁考量。

一致制裁有必要:所有受W&K影响的申请,对专利制度的威胁程度相同,一致终止符合“保护制度完整性”的首要目标,并非无差别对待。

争议四:DAC的救济途径该找USPTO还是W&K?

DAC:应要求USPTO撤销制裁

自身无过错,USPTO的制裁属“武断与任意行为”,应通过司法程序撤销制裁,恢复688号申请审查。

USPTO:DAC应起诉W&K索赔

若DAC认为W&K存在过失,救济途径是通过malpractice(律师过失)诉讼向W&K索赔,而非要求USPTO免除制裁;行政制裁与民事索赔互不冲突,USPTO无义务为代理人的欺诈“买单”。

双方陈词总结

原告DAC:

W&K的欺诈行为完全符合代理法免责例外,DAC作为不知情的受害者,既无过错亦已积极补救,却被USPTO与其他严重违规申请“一刀切”处罚,该制裁缺乏事实关联与法律依据,属典型的“武断且反复无常”

恳请法院依法撤销USPTO对688号申请的终止决定,恢复审查程序,还无过错专利权人一个公正,也为“代理人过错不株连无辜申请人”划定明确边界。

被告USPTO:

USPTO的制裁基于“代理人授权内行为由申请人担责”的法定原则,统一处理是为维护专利制度的核心公信力——虚假签名破坏审查基础,任何个案妥协都可能引发规则漏洞。DAC的“不知情”无实据支撑,补救行为亦无法抵消已发生的违规损害,USPTO的裁量符合法律要求与公共利益。

恳请法院尊重行政机关的专业判断,驳回DAC的诉求,确保专利制度的严肃性与威慑力。

目前案件仍在审理中,原定8月21号的听证会已延至2025年10月9日。此案最终判决不仅关乎DAC的专利命运,更将为未来类似案件划定重要标尺。我们将继续跟进本案进展。

附:被告(USPTO)支持其简易判决动议的答辩状全文译文

美国联邦地区法院

弗吉尼亚州东区

亚历山德里亚分院

3100件专利暴雷后续(三):DAC与USPTO交锋升级,USPTO建议DAC起诉违规代理方进行索赔(附答辩状全文翻译)

案号:1:25-cv-00341 (PTG/WEF)

原告,

v.

Coke Morgan Stewart

被告.

被告支持其简易判决动议的答复

ERIK S. SIEBERT

美国代理律师 KIRSTIN K. O’CONNOR RAUL A. RUIZ

助理美国代理律师

被告代理律师

目录

引言 ....................................................................... 1

论证 ....................................................................... 2

I.USPTO认定“无减轻情节可免除原告对代理人不当行为的责任”,该认定不具有武断性与任意性 ......................................................................... 2

A. W&K是原告的代理人,其行为符合原告利益.............................. 2

B. 原告就代理人所谓过失的救济途径是起诉 W&K .......................... 4

II.原告对USPTO制裁权行使的质疑应被驳回 ................................... 6

A. 原告通过其代理人,在688号申请中违反诚实信用义务,且为不当目的提交文件 ....................................................................... 6

B. USPTO对相关因素的考量不具有武断性与任意性 ....................................................................... 8

C. USPTO认定对 W&K 所有本人施加相同制裁具有合理性 ...................................................................... 10

引言

在抗辩中,原告再次试图与代理人的行为撇清关系。但无可辩驳的事实是:688号申请人(含DAC)明确授权W&K向USPTO提交文件,处理688号申请的审查事务。在代理期间,W&K提交带有伪造从业者签名的文件,意图欺骗USPTO并规避规则。USPTO结合该行为的广泛背景(即原告代理人的大规模不当行为),考量了其规章规定的因素后,对每件申请施加相同制裁,并在《制裁决定终局令》中详细阐述了该不当行为应获此制裁的理由。

诚然,原告认为该结果过于严厉。但法院的职责并非重新权衡证据、调整专利局的优先事项,或判断法院是否会施加相同制裁。根据《行政程序法》的尊重性审查标准,法院仅需判断专利局的决定是否具有武断性与任意性。本案中,USPTO的决定完全符合该标准。

论证

I. USPTO对于“无减轻情节可免除原告对代理人不当行为的责任”的认定不具有武断性与任意性

A.W&K是原告的代理人,其行为符合原告利益

原告现承认,W&K是其在688号申请USPTO审查程序中的代理人(原告答辩状第8页)。原告亦承认,W&K“代表688号申请人向USPTO提交了5份带有虚假签名的实质性文件”(同前)。然而,原告主张“存在减轻情节”,可免除其作为本人对代理人行为的责任——即W&K存在“欺诈”,且本人无需对代理人的“损害本人利益的行为”承担责任(原告答辩状第5-7页)。

行政记录驳斥了原告的主张。W&K的行为始终是为原告利益服务,而非损害其利益。依据688号申请人签署的授权委托书,W&K实施的正是本人授权代理人实施的行为:“处理与该[688号]专利申请相关的、在美国专利商标局的全部事务”(行政记录第3页)。通过签署该授权委托书,688号申请人“明确授权”W&K处理与688号申请相关的、USPTO的全部事务(Japanese Found. For Cancer Rsch. v. Lee,773 F.3d 1300, 1309 (Fed. Cir. 2014))。因此,W&K的欺诈行为——即在专利文件上虚假签名——是为原告利益向USPTO实施的,具体而言,是为满足原告获取专利的诉求。换言之,无论原告最终因违反诚实信用义务承担何种后果,W&K的虚假提交行为均是为推进原告获得专利的利益。

原告抗辩称其“是代理人欺诈行为的受害者”(原告答辩状第2页)。但行政记录并不支持该宽泛主张:USPTO仅“确认申请人及申请所涉其他个人或实体可能并不知晓W&K的行为”(行政记录第477页,重点为笔者所加)。除“王发明人通过中介委托W&K”这一事实外,行政记录中无任何关于688号申请人与W&K之间往来的信息(行政记录第445页)。事实上,原告在针对USPTO的《说明理由令》的答复中,甚至未主张其代理人对688号申请人实施了欺诈(见行政记录第443-447页)。

无论如何,原告的“受害者”主张暴露了其论证的根本缺陷:原告实质上要求USPTO在每次代理人提交虚假文件时,均需超越已有证据,调查申请人对代理人行为的知情情况、申请人是否被代理人误导,以及其他各类潜在事实问题。若允许当事人通过“事后单方面宣称某部分代理行为未经授权”来否认代理关系,专利制度将无法运作。原告主张的“USPTO需判断申请人与代理人是否心意一致、知情程度是否相同”的标准,既无法律依据,亦与法律代理制度不符.参见Link v. Wabash R.Co.,370.S. 626, 633—34 (1962);Pioneer Inv. Servs. Co. v. Brunswick Assocs. Ltd.P’ship,507 U.S. 380, 397 (1993);Irwin v. Dep’t of Veterans Affs.,498 U.S. 89, 92 (1990);Japanese Found. for Cancer Research, 773 F.3d at 1309。

USPTO基于其掌握的行政记录作出的决定具有合理性。在考量制裁时,USPTO知晓以下事实:688号申请人签署授权委托书,授权W&K代表其提交文件;W&K提交虚假文件,违反诚实信用义务(行政记录第479页:“本案申请中‘提交虚假签名’的行为,违反37 C.F.R. 1.56规定的诚实信用义务,同时违反37 C.F.R. 11. 18(b)(2)(i)关于‘不得为不当目的提交文件’的规定”)。基于专利局当时知晓的情况,USPTO其对原告施加制裁(针对代理人处理原告专利申请时的行为)完全合理。

B.原告就代理人所谓过失的救济途径是起诉W&K

原告还主张,因W&K的行为“极其恶劣、不可原谅”,构成重大过失,故其行为不应归责于原告(原告答辩状第8-10页)。原告的该主张源于其他巡回法院关于“依据《联邦民事诉讼规则》第60(b)条,委托人可就律师行为导致的缺席判决获得救济”的判决(同前)。

首先,第四巡回法院“尚未明确处理”该问题(Al -Sabah v. Agbodjogbe, 2021 WL 5176463, at *2 (4th Cir. Nov. 8, 2021)),因此该规则并非本巡回法院的法律。联邦巡回法院亦未确立“原告可免除对代理人重大过失行为责任”的绝对规则。其次,本案不涉及缺席判决;相反,USPTO通过自身的《说明理由程序》,作出了经合理推理的终局行政决定——该程序允许688号申请人陈述意见(行政记录第442-447页),最终使专利局“阐明了认定事实与所作选择之间的合理关联”(Ohio Valley Envt’l Coal. v. Aracoma Coal Co., 556 F.3d 177, 192 (4th Cir. 2009))(引用省略)。第三,如前所述,行政记录未证明原告是W&K案件的受害者;至多,原告的共谋程度(若存在)对USPTO的终局决定无决定性影响(行政记录第477页:“尽管确认申请人及申请所涉其他个人或实体可能并不知晓所涉行为,但该考量既不能免除已发生的规则违反,亦不能削弱‘保护美国专利制度完整性’这一重大公共政策利益”)。

归根结底,原告认为其受到的制裁不公。但原告并非无救济途径。当“律师的行为远低于合理标准时,委托人的救济途径是起诉律师,主张律师过失责任”(Japanese Found. for Cancer Rsch., 773 F.3d at 1309 n.6 (quoting Link, 370 U.S. at 634, n.10);另见Singhal v. Mentor Graphics Corp., 328 F. App’x 648, 650 (Fed. Cir. 2009)(引用同前)。维持USPTO的制裁,并不影响原告通过起诉W&K主张过失责任(或其他侵权责任)寻求救济。

II. 原告对USPTO制裁权行使的质疑应被驳回

法院应驳回原告试图重新争议专利局“制裁相关因素权衡”的主张。原告认为,USPTO应忽视W&K不当行为的广泛性,更重视原告(而非其代理人)的无故意性,且更认可原告最终委托新代理人的行为。换言之,原告力促法院重新权衡证据、降低专利局“保护专利制度”这一既定优先事项的权重,并认定较轻制裁更适当。原告甚至主张法院应要求USPTO更多考量“相互竞争的政策考量”(原告答辩状第19页)。

这并非《行政程序法》规定的审查范围;法院无权以自身判断替代行政机关的判断(Ohio Valley Envt’l Coal., 556 F.3d at 192)。USPTO局长拥有广泛的自由裁量权,可施加其认为“适当”的制裁(37 C.F.R. § 11.18(c))。法院的审查范围仅限于:专利局对相关因素的权衡是否具有武断性与任意性,而非法院是否会作出相同的初始决定。

依据该正确审查标准,USPTO对原告施加制裁及选择制裁方式的行为,不具有武断性与任意性。

A.原告通过其代理人,在688号申请中违反诚实信用义务,且为不当目的提交文件

原告主张,USPTO将W&K在其他申请中的虚假陈述归责于原告,该行为不当,因该等行为超出688号申请人的授权范围(原告答辩状第3-4页)。该主张缺乏说服力。USPTO关于688号申请的《终局令》明确将“W&K的长期欺诈”作为理解“W&K在688号申请中提交虚假签名文件背景”的相关因素。原告自身——通过其代理人W&K——实施了可制裁行为:违反诚实信用义务,且为不当目的提交文件。

在解释所选制裁时,USPTO强调,“本案申请中发生的规则违反,与USPTO的继续审查程序不相容”,因“USPTO无法信赖所提交信息的真实性与准确性”(行政记录第479页,重点为笔者所加)。该“规则违反”指688号申请人通过其代理人提交带有虚假签名的文件,违反37 C.F.R. § 1.56及37 C.F.R. § 11. 18(b)(2)(i)(行政记录第479页)。USPTO推理称,“该等行为意图欺骗USPTO,使其相信申请符合要求,进而对本无资格获得审查的申请进行审查”(同前)。USPTO认定,与688号申请相关的该等违规行为应受制裁。

因此,行政记录表明,与688号申请直接相关的多项违规行为——违反诚实信用义务及为不当目的提交文件——均应由688号申请人承担责任。

B.USPTO对相关因素的考量不具有武断性与任意性

除与688号申请直接相关的该等违规行为外,USPTO还明确考量了73 Fed. Reg. 47650, 47653规定的多项因素(行政记录第477-478页)。与本案相关的非穷尽性考量因素包括:不当行为“是行为模式的一部分还是孤立事件”、“行为人在其他事务中是否存在类似行为”、“需采取何种措施阻止行为人在本案中重复该行为”,以及“需采取何种措施阻止他人实施类似行为”(同前)。

值得注意的是,原告未否认W&K实施的欺诈具有广泛性,亦未否认“重复不当行为可作为USPTO规章规定的制裁依据”。此外,尽管原告现承认W&K是其代理人,但仍主张USPTO应将“W&K在原告案件中的行为”与“W&K的广泛欺诈”割裂,使原告免于USPTO为保护专利制度整体而采取的合理措施。但USPTO推理称,“若施加低于‘终止审查程序’的制裁,既无法纠正该行为,亦无法遏制未来的不当行为”(行政记录第480页)。基于上述所有理由,USPTO认定原告需对其代理人的行为承担责任,该认定具有合法性。

诚然,USPTO本可更重视原告的独立主观状态及补救措施。但在《行政程序法》的尊重性审查标准下,这并非审查重点;USPTO无需将原告的行为与代理人的广泛不当行为割裂看待。背景情况对USPTO的推理具有关键意义,这一做法具有合理性。试想一个假设案例:若申请背景对专利申请人有利——例如,申请人的代理人仅在单一案件中偶然违反规则,而在其他所有案件中均遵守规则——若USPTO未考量代理人行为的广泛背景,申请人完全可能主张该决定具有武断性与任意性。本案则相反——USPTO对每件申请施加的制裁,均合理考量了W&K整体行为对专利制度构成的风险。该等价值体现在规章要求中:需考量不当行为是孤立事件还是模式化行为,并遏制未来违规(73 Fed. Reg. 47650, 47653)。

原告无法否认(亦未否认)USPTO具有“遏制本案所涉不当行为”的利益。当W&K等主体反复威胁专利制度完整性时,USPTO规章允许采取符合常识的解决方案:问题越严重、影响越广泛,USPTO的遏制利益越重大,适当的处罚可能越严厉。如被告在开篇备忘录中所述,面对数千件带有W&K虚假签名的申请,以及虚假签名对专利制度关键保障措施的规避,USPTO合理认定需采取严厉的遏制措施(见被告备忘录第29-30页)¹。该考量结合与688号申请相关的违规行为,最终形成本案制裁。USPTO合理认定,该等制裁将激励专利申请人更密切地监督其代理人的行为。若USPTO将W&K的行为与其他广泛不当行为割裂看待、孤立分析,将无法实现该遏制利益。

¹尽管原告抗辩称“W&K广泛欺诈的证据未纳入行政记录”,但其仍承认“W&K至少在4000份专利文件中提交虚假签名”(原告答辩状第14页)。

C.USPTO认定对W&K所有本人施加相同制裁具有合理性

原告主张“USPTO对W&K所有委托人施加相同制裁具有武断性与任意性”,该主张存在相同缺陷。原告认为,因其在诸多方面的过错程度低于其他专利申请人,故应获得较轻制裁。该主张仅是原告试图不当质疑USPTO制裁优先事项的又一表现。

USPTO的首要优先事项是保护专利制度的完整性(被告备忘录第4-6页、第28-31页)。每份带有虚假签名的申请,均对专利制度的可靠性构成同等威胁。换言之,USPTO每收到一份带有虚假签名的文件,均面临“授予因不当行为而存在瑕疵的专利”的风险。因此,USPTO具有同等利益:激励每一位“W&K为其提交虚假文件的专利申请人”在未来更密切地监督代理人。事后采取的补救措施,无法改变USPTO“仅授予有效专利”的核心关注点。与W&K的众多其他委托人一样,原告向USPTO提交虚假签名时,已损害了专利程序的可信度——无论其后续是否试图纠正该问题。USPTO合理认定,“为欺诈专利局、规避保护公众的保障措施而提交虚假签名”的行为,对所有受影响的申请而言,均与USPTO的继续审查程序不相容。

重申:法院的审查重点并非“法院是否会作出相同结论并对每位申请人施加相同制裁”,而是“USPTO的该等行为是否具有武断性与任意性”。对每一份受影响的申请采取一致处理,绝非武断行为。

结论

基于上述所有理由,USPTO施加的制裁不具有武断性与任意性,应作出支持被告的简易判决。

日期:2025年8月6日 谨呈,

ERIK S. SIEBERT

美国代理律师 KIRSTIN K. O’CONNOR RAUL A. RUIZ

助理美国代理律师

弗吉尼亚州亚历山德里亚市贾米森大道2100号 邮编:22314 电话:(703) 299-3799;(703) 299-3853 传真:(703) 299-3983 电子邮箱:kirstin.o’connor@usdoj.gov;raul.ruiz@usdoj.gov 被告代理律师

封面来源/图虫创意

(来源:跨境知产说)

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