【22-cv-549】已被TRO的双头点钻美甲笔如何寻求不侵权突破点

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解剖专利，寻找不侵权突破点

近期客户咨询了一款双头点钻笔的TRO案件，与以往TRO案件不同的是，在本次起诉中，权利人为Kellie DeFries，权利人主张了5件专利，包含外观设计和发明专利，起诉案件在2022年3月8号发起，案件编号22-cv-549。

在本次起诉中，权利人对被告的信息掌握非常充分，起诉状中详细列举了被告的地址，产品ASIN，侵权金额以及具体侵权产品。这是发生在德克萨斯州的案件，原告在2022年申请了TRO和PIO，针对近50名被告，随后提起了缺席动议，但在5月13号被法官拒绝了，理由是原告并未将案件传票送达被告。

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随后在2023年3月、4月、5月，原告针对近200名被告陆陆续续发出传票，但大部分被告是在6月中旬才收到邮件。

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权利人售卖产品如下图所示，早期应用于蛋糕上装饰品的点缀，现大多数用于美甲，该权利人品牌为Crystal Katana。

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针对这5件专利，进行一一破解

1

外观专利USD867839S1(下文称839专利)

该外观专利申请日为2018.07.25，母案申请日为2015.03.06；

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2

外观专利USD867838S1(下文称838专利)

该外观专利申请日为2018.07.25，母案申请日为2015.03.06，与839专利不同的是，838专利对该电钻双头笔的内部结构进行保护。

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抗辩点分析

外观专利的不侵权抗辩点，可以从两个方面进行突破，一个是对比专利和产品的外观，是否构成相同或相似，以此来确定是否构成侵权，另一个是进行检索是否有现有技术，即是否有在申请日之前就公开了这个产品。

经过大量的检索，目前赛贝已掌握足够的证据，足以支持该专利因现有技术而丧失新颖性。

3

发明专利US10308005B2（下文称005专利）

该发明专利申请日为2015.03.06，优先权日为2014.03.07，是前面两篇外观专利的母案，该发明专利一共有11项权利要求，包括3项独权，分别为权利要求1、权利要求9和权利要求11，针对不同设计要点进行保护，只要破解了这3项独立权利要求，剩余的从属权利要求就都不会侵权。

图片来源：USPTO美国专利局

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该专利的权利要求9在权利要求1的基础上，空心连接器hollow connector 102进一步包括位于第一端的enlarged diameter 106和第二端的螺纹结构，涂敷器盖applicator cover 104也包括相对应的螺纹与之匹配，当两者通过螺纹连接时，空心轴hollow shaft 101固定在enlarged diameter 106和涂敷器盖applicator cover 104之间。

权利要求11在权利要求1的基础上，对涂敷器盖applicator cover 104和空心连接器hollow connector 102的结构进行限定，两者都包括螺纹结构并通过该螺纹结构进行连接。

针对005专利的3项独立权利，从专利的角度来看，包含的设计特征越多，记载的内容越详细，越容易突破该权利的保护范围，只要你的产品不符合上述的技术特征，即不落入其保护范围。值得注意的是，必须同时不满足这3项权利要求，才不构成侵权，换句话说，只要你的产品满足任一权利要求，都会落入对方的保护范围。

4

发明专利US10675852B2（下文称852专利）

对该双头点钻笔的使用方法进行保护，该方法还限定了产品的技术特征，根据全面覆盖原则，852专利仍然还是有突破点的。

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5

发明专利US10967625B2（下文称625专利）

也是对该双头点钻笔的结构进行保护，基本与839专利权利要求1保护范围相同，存在部分差异点。

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（来源：老蔡聊美国和解与应诉）

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